涉外知讯｜美国专利申请涉及虚拟装置的问题与应对——答辩策略篇在美国专利申请的审查阶段

文章图片
在美国专利申请的审查阶段，常常会因为虚拟装置权利要求的存在而收到OA 。在美国，虚拟装置权利要求往往被等同于Meansplusfunction类型，其格式一般为：“(虚拟的)模块/单元/装置A ，用于/配置为执行(功能性的)步骤” 。本文将探讨如何对涉及Meansplusfunction权利要求问题的OA进行修改和答复。
1、35U.S.C.112在Meansplusfunction类型权利要求上的适用
在OA中，我们一般可以看到审查员援引35U.S.C.112中的条款来审查Meansplusfunction类型权利要求。我们先来看35U.S.C.112的要点内容（完整英文内容请参看具体资料）：
(a)说明书的描述应完整、清晰、简明和准确，并应阐述实施本发明的最佳实施例。
(b)权利要求的主题须符合授权客体。
(c)权利要求的允许形式。
(d)从权项为对独权项的进一步限定。
(e)多项引用的从权项不得作为任何其他多项引用的从权项的引用基础。
(f)组合权利要求中的要素-组合权利要求中的要素可以表示为用于执行特定功能的手段或步骤，而无需列举支持其的结构、材料或操作，并且该权利要求（的保护范围）应被解释为涵盖说明书中描述的相应结构、材料或操作及其等同物。
在上述条款中，牵涉Meansplusfunction类型权利要求所带来的问题的主要条款为35U.S.C.112(a)、(b)和112(f) 。
2、U.S.C112(f)--解释性和不清楚问题
当审查员识别出疑似的Meansplusfunction类型权利要求时，将首先要求申请人确定该权利要求的最宽范围解释（保护范围），即找出说明书中能支持该Meansplusfunction存在的具体实现方式。一些较友好的审查员会主动帮我们找出上述支持关系，如：
“Areviewofthespecificationshowsthatthefollowingappearstobethecorrespondingstructuredescribedinthespecificationforthe35U.S.C.112(f)orpre-AIA35U.S.C.112,sixthparagraphlimitations.ParagraphFig.1describesthemodulecorrespondingtotheuplinkdatatransmissionmethodofthepresentdisclosureisimplementedbytheprocessor102,whichmayinclude,butnotlimitedto,processingdevicesuchasMicroControllerUnit(MCU)orFieldProgrammableGateArray(FPGA).Therefore,theexaminerconsiderstheprocessormayprovidethestructureforcarryingouttheclaimedfunctions.”
然而，若审查员认为在说明书中无法找到对应的用于实现Meansplusfunction类型权利要求的具体实现方式（充分的结构、材料或操作），将会提出根据35U.S.C.112(a)不清楚的问题。如果申请人无法通过答复或修改来克服，该权利要求将被驳回。
3、针对Meansplusfunction的不清楚问题的答复与修改
在答复该审查意见时，通常可采用以下几种方式：
1）破坏MeansPlusFunction成立的条件。
例如，在说明书能提供修改支持的前提下，把可能会落入‘means’的模块、单元等部件名称改写为电路、…器等，如“aninformationsignalprocessingunitcircuitconfiguredtoperform…” ， “aninformationsignalprocessingunitprocessor.
修改后，该权利要求不再是MeansPlusFunction类型的权利要求，但由于function部分仍然存在，如果其为纯功能性限定，该权利要求的保护范围仍受说明书的实施方式及其等同物限制。
2）采用增加硬件的方式。
该增加的硬件可为根据说明书公开的内容的动作执行者，若说明书中未明确公开任何动作执行者，可增加处理器(processor)、存储器等硬件作为动作执行者，以克服112(b) ，答复的理由为尽管原说明书和权利要求中未公开处理器或存储器，但是现有技术公知常识中公开了本发明的发明标的(如服务器、计算机等)中包括处理器或存储器的。